Триция Джадж (Tricia Judge)
На 30 мая 2017-го года пришлась значительная победа индустрии восстановления, которая окажет влияние на саму индустрию и отзовётся за её пределами. Это случилось в Верховном суде США в рамках дела Impression Products против Lexmark International. Дело было обречено на успех благодаря адвокату Эду О’Коннору (Ed O’Connor).
Двадцать лет тому назад компания Lexmark International объявила, что собирается продавать свои новые картриджи с заявленными ограничениями. Эти картриджи не могли быть восстановлены или переработаны сторонними компаниями из-за придержанных патентных прав Lexmark. Такое ограничение отправило индустрию восстановления «в штопор» и весьма разозлило многих из тех, кто её поддерживал. Одним из таких «поддерживающих» был патентный адвокат Эд О’Коннор, чей выдающийся послужной список включал среди прочего представительство в судах от имени таких участников вторичного рынка, как Repeat-O-Type и Independent Ink. Индустрия восстановления вступила в войну с Lexmark, чтобы пресечь злоупотребление компанией своими патентными правами. За прошедшие годы были выигранные и проигранные сражения, но ограничительные акции Lexmark все-таки продолжались.
Тринадцать лет спустя, компания Lexmark «повысила ставки» и начала засуживать компании, которые восстанавливали «ограниченные» картриджи, используя пустышки, впервые проданные в Канаде. Компания Impression Products стала одной из таких компаний. Её владелец, Эрик Смит (Eric Smith), разгневанный действиями Lexmark и нежелающий просто подчиниться, связался с О’Коннором, чтобы тот помог бороться с возникшей проблемой.
Победные дни Lexmark были сочтены. Компания полагалась на свой статус много-миллиардно-долларовой компании, чтобы продолжать запугивать индустрию восстановления и давить небольших конкурентов. Она не учла Эда О’Коннора.
Выступая против Голиафа, Давид должен быть хорошо представлен
«Годами мне внушало отвращение то, как поступают с этой планетой, выкидывая продукцию куда попало, а особенно — в море», — говорит О’Коннор. «Большая часть этой продукции полностью пригодна для восстановления. Меня также очень беспокоил тот факт, что два решения Апелляционного суда Федерального округа в основном были причиной такой практики. Это решения по делам Jazz Photo и Mallinckrodt, которые предоставили ОЕМ возможность и основание для того, чтобы подавать в суд на компании за нарушения патентов при восстановлении запатентованных товаров, которые уже были проданы OEM».
«Я впервые узнал о деле Jazz Photo, когда выступал перед представителями индустрии восстановления на выставке в Шанхае. Я посвятил значительную часть своего времени и моей юридической практики тому, чтобы избавить индустрию от последствий этих двух ужасных дел».
Эти «ужасные» дела использовались компанией Lexmark для обоснования своих заявлений о том, что её программа Return/Prebate была легитимной. В деле Mallinckrodt были узаконены одноразовые лицензии на медицинское оборудование. Дело Jazz Photo подняло вопрос о том, исчерпывает ли иностранная продажа патентные права США. Именно благодаря имеющемуся решению по последнему из этих дел компания Lexmark подала в суд на Impression Products и ряд других компаний из-за пустышек, впервые проданных в Канаде.
«Компании OEM, которые использовали решения по этим делам, чтобы угрожать ричарджерам, дезориентировать их и подавать на них в суд, располагают куда большими ресурсами, чем сами ричарджеры. Как результат, те, кому угрожали, или на кого подавали в суд, как правило, немедленно сдавались».
Финансовые требования для организации и проведения судебного процесса были явно в пользу компании Lexmark. Но несколько защищавшихся ричарджеров, всё же стали отвечать на удары ОЕМ, по крайней мере, изначально. Правда, довольно скоро всем стало ясно, что данные вопросы не будут разрешены за один поход в суд. В поисках истины придётся пройти весь путь до Верховного суда США.
«Владелец компании Impression Products пришёл ко мне после решения Верховного суда США в деле Kirtsaeng, дела, в котором было установлено, что авторские права исчерпываются после первой продажи работы, защищенной авторскими правами, за пределами США. По моему мнению, данное решение должно было бы привести к отмене решения в деле Jazz Photo. Как можно видеть по окончательному решению Верховного суда от 30 мая 2017-го года, мой анализ оказался верным».
Многие в юридическом сообществе, занимающемся интеллектуальной собственностью, рассматривали решение в деле Kirtsaeng первым камнем, брошенным на поле относительно нехоженной области законодательства. Второй камень был брошен, когда перед законодательной системой было представлено дело, в котором фигурировали патентные права и заграничные продажи. Дело, которое содержало точные факты и ставило юридические вопросы, дело начатое Lexmark.
Ложкой дёгтя оставалось существенное неравенство в средствах между компанией Lexmark и теми маленькими компаниями, которых она решила засудить. Тогда патентный адвокат Эд О’Коннор поступил крайне необычно и невероятно, он стал защищать Impression Products бесплатно (или «pro bono»). «Я решил заняться этим делом по принципу «pro bono», потому как обычные счета за такие дела обошлись бы в сотни тысяч долларов, а, возможно, даже больше, чем в миллион долларов», – сказал Эд О’Коннор. «Я уверен, что ни одна маленькая компания не смогла бы себе позволить таких затрат. Также я уверен, что было бы несправедливо одной конкретной компании нести финансовые расходы за целую индустрию, а также за многие другие индустрии, неизбежно затронутые данными двумя делами. Так как для меня это был вопрос морали, я решил следовать этому и нести ответственность и финансовый груз лично».
Океан опыта
Иногда неопытные адвокаты начинают вести дела «pro bono», чтобы получить опыт. И даже опытные адвокаты берутся за крупные дела «pro bono» для того, чтобы «засветиться». Эду О’ Коннору не нужно было ни того, ни другого.
Эд О’ Коннор является председателем престижного процессуального департамента Avyno Law. На протяжении своей большой карьеры ему довелось побывать:
- Общественным защитником в графстве Палм-Бич (Флорида);
- При начальстве Военно-судебного управления Воздушных сил, где он составлял патентные заявки для компьютерных технологий, космических разработок и передовых оружейных систем;
- В качестве «Старшего адвоката по вопросам интеллектуальной собственности и ведению судебных процессов» в компании Intel, где он отвечал за ведение судебных разбирательств Intel;
- В качестве патентного и антимонопольного судебного и апелляционного юриста в Poms, Smith, Lande & Rose, одном из старейших патентных адвокатских бюро в Лос-Анжелесе.
Эд О’Коннор и раньше выступал в Верховном суде США. Его первым делом было Illinois Tool Works против Independent Ink (2006 год). Эд О’Коннор представлял игрока рынка восстановления против крупного международного конгломерата. Это патентное и антимонопольное дело было одним из многих кирпичиков, которые помогли вторичному рынку в деле Impression Products.
Он также представлял компанию Repeat-O-Type в деле Hewlett-Packard Co. против Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp, Inc., которое рассматривалось в Апелляционном суде Федерального округа в 1997 году. Именно он добился решения, выпушенного в порядке упрощенного судопроизводства против компании Hewlett-Packard, об отсутствии нарушений на основании выявления допустимой починки/реконструкции. Это дело и сейчас является одним из главных дел в рамках доктрины о починке/реконструкции.
Эд О’Коннор также является признанным во всем мире специалистом по законодательству об интеллектуальной собственности. Он входит в список ведущих юристов Южной Калифорнии по версии Los Angeles Times. Он также был отмечен в San Diego Register, как единственный ведущий адвокат одновременно в области патентов и интеллектуальной собственности.
Помимо представления клиентов в Верховном суде США, Эд представлял клиентов перед Комиссией по международной торговле США и выигрывал дела по поводу нарушений патентов, нарушений антимонопольного законодательства, и другие дела связанные с интеллектуальной собственностью по всему США. Среди клиентов, которых он представлял в суде, были компании Kawasaki (анти-монопольное законодательство, защита), Nike (патенты, защита), а также Thermos (упаковка, защита).
Если вы ещё не впечатлены, Эд О’Коннор также свободно владеет испанским языком. Он написал три книги на тему законодательства и процессуальных вопросов интеллектуальной собственности, опубликованные American Bar Association.
Подогреваемый лишь стремлением к правосудию
Патентный адвокат Эд О’Коннор был уже хорошо известен и уважаем, когда в компании Lexmark запустили программу по возврату картриджей (Return), и он был искренен в своем неприятии её. Он значительно изменил соотношение сил, когда взялся за дело Impression Products «pro bono». Задействовав нужную судебную процедуру, Эд О’Коннор смог сократить время, которое уходило на прохождение всего рассмотрения дела.
«Одна из самых больших проблем, связанных с нашей судебной системой, это то, что дело в суде решается слишком долго. Я решил использовать приём забрасывания прошения об отклонении иска, что является исключительно законодательным приемом, в качестве способа сокращения разбирательства», – говорит О’Коннор. «Используя этот приём, я смог избежать различных задержек, связанных с судом первой инстанции. Кроме того, выступая против вердикта в деле Jazz Photo, касательно ввоза прежде проданных картриджей, а также выступив против вердикта Mallinckrodt, касательно ограничительных лицензий на товар (программа Return/Prebate Lexmark), я создал дополнительное давление на компанию Lexmark».
«Суд первой инстанции отклонил мое прошение об отклонении иска касательно вопросов международных продаж в данном деле, но дал согласие в плане программы Prebate компании Lexmark. Уже это оказало вполне достаточное давление на Lexmark, чтобы довести дело до окончательного вердикта по обоим вопросам без необходимости долгого разбирательства. Таким образом, мы смогли переместить это дело в Апелляционный суд Федерального округа практически мгновенно».
«Данное дело рассматривалось Федеральным окружным судом в полном составе “en banc” (то есть полным составом федеральных судей, крайне редкий случай в судебной практике). Решением Федерального окружного суда, что неудивительно, стало подтверждение обоих своих вердиктов, как по делу Jazz Photo, так и по делу Mallinckrodt. Я был уверен, что Верховный суд США отменит решение Федерального окружного суда, и отменит решения по обоим этим ужасным делам».
Но путь к победе был ещё не пройден, несмотря на ловкие манипуляции О’Коннора с судебными процедурами и его опыт в адвокатуре. Колёса правосудия поворачиваются медленно. Дело шло в Верховный суд США семь лет! А компания Lexmark продолжала оказывать давление на рынок восстановления всё это время. Но О’Коннор ни разу не дрогнул, продолжая поддерживать своего клиента, индустрию и собственные принципы. От этого победа 30 мая 2017-го года стала ещё приятней.
«Как бы я подвел итог победе? Ну, во-первых, я считаю это моей личной победой», – говорит Эд О’Коннор. «Я несколько лет терпел «копья и стрелы» от тех, кто говорил, что у меня нет шансов». «Помимо моей личной победы, это ещё и невероятная победа для для экономики, для защиты окружающей среды, для тех, кто поступал верно, занимаясь восстановлением, для потребителей, у которых есть право на товары с низкой стоимостью (цена новых картриджей, честно говоря, просто аморальна). И эта победа сводится не только к нашей индустрии восстановления. Она применима практически к любой другой индустрии, включая автомобилестроение, электронику, медицинские устройства, фармацевтику и т.д. и т.п.».
Теперь Эд О’Коннор может с этой победой двигаться дальше и начинать новые дела, преодолевая новые трудности. Если он выберет, скажем, мировую нехватку продовольствия, то через десять лет, весь мир будет накормлен.
Полный текст статьи будет опубликован в журнале «BUSINESS-INFORM Review» (выпуск №16, 2017 г.)
